Główna
Aktualności
Licencje na próbę- nowe narzędzie w procesie komercjalizacji
2017-07-14
Najprostszą i najbezpieczniejszą formą komercjalizacji wyników badań jest udzielenie licencji na wytworzone dobra intelektualne. Praktyka pokazuje, że wypracowane w jednostce naukowej technologie nie są w większości przypadku przygotowane w pełni do wdrożenia. Ilustracją tego stanu rzeczy może być tzw. poziom gotowości technologicznej (TRL - Technology Readiness Levels) – najczęściej w jednostkach naukowych powstają technologie, które sprawdzono jedynie na poziomie laboratorium lub w warunkach zbliżonych do rzeczywistych, co odpowiada poziomowi 3-7 w 9-stopniowej skali TRL.
 
Rozwiązania tego typu wymagają zatem dodatkowego sprawdzenia przez partnera komercyjnego, który odpowiada za wdrożenie. Dopiero taka praktyczna weryfikacja pozwala często podjąć ostateczną decyzję o pełnym zaangażowaniu we współpracę i zakupie pełnej licencji. Można zatem powiedzieć, że w bardzo wielu takich przypadkach jednym z podstawowych problemów związanych z komercjalizacją wyników badań naukowych jest ryzyko związane z niepewnością, co do możliwości praktycznego zastosowania wypracowanych wyników badań. Dla wielu kontrahentów może to być na tyle istotna bariera, że mogą nie podjąć współpracy z jednostką naukową. Będzie to miało miejsce zwłaszcza w sytuacjach, w których określone rozwiązanie – wynik badań, stanowić będzie jedno z możliwych alternatywnych elementów bardziej skomplikowanego procesu technologicznego, czy produktu.

Wspomniane ryzyko częściej będzie dotyczyło komercjalizacji bezpośredniej, czyli sprzedaży wyników badań naukowych, prac rozwojowych lub know-how związanego z tymi wynikami albo oddawanie do używania tych wyników lub know-how, w szczególności na podstawie umowy licencyjnej, najmu oraz dzierżawy (art. 2 ust. 1 pkt 35 ustawy z dnia  27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym – dalej ustawa PoSW (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, 1933, 2169, 2260, z 2017 r. poz. 60)). Komercjalizacja pośrednia bowiem zakłada najczęściej podjęcie przez Twórców ryzyka związanego z tworzeniem nowego podmiotu – zgodnie z ustawą dotyczy ona  obejmowania lub nabywania udziałów lub akcji w spółkach w celu wdrożenia lub przygotowania do wdrożenia wyników badań naukowych, prac rozwojowych lub know-how związanego z tymi wynikami (art. 2 ust. 1 pkt 36 ustawy PoSW.

Konieczność weryfikacji danego komercjalizowanego dobra (wyników badań, prac rozwojowych czy know-how z nimi związanego) i możliwości, a także opłacalności jego zastosowania w praktyce może być okolicznością wstrzymującą zawarcie finalnej umowy w ramach komercjalizacji bezpośredniej – tak dla jednostki badawczej, jak i dla przedsiębiorcy.

Rozwiązaniem pozwalającym na minimalizowanie ryzyka związane z porażką takiej formuły komercjalizacji (tj. gdyby komercjalizowane dobro w rzeczywistości nie udało się zastosować w praktyce, bądź gdyby generowało nadmierne koszty), może być podjęcie próby wykorzystania takiego dobra w celu przetestowania go w warunkach praktycznych i na tej podstawie podjęcie decyzji o możliwości jego dalszego zastosowania w warunkach komercyjnych.

Z perspektywy jednostki naukowej – możliwość praktycznego przetestowania komercjalizowanego dobra może stanowić przesłankę do podjęcia decyzji np. o rozszerzeniu ochrony patentowej na rynki międzynarodowe, a zatem o alokacji środków na ten cel. Trzeba bowiem pamiętać, że zgłoszenie wynalazku do ochrony patentowej, czy nawet uzyskanie patentu, nie gwarantuje użyteczności wynalazku, jego przydatności do zastosowania w bardziej skomplikowanym procesie, a w szczególności – nie gwarantuje sukcesu komercyjnego zastosowania wynalazku. Konsekwentnie, możliwość weryfikacji możliwości zastosowania danego rozwiązania może pozwolić na wydatne zmniejszenie ryzyka zmarnowania znacznych środków na nieuzasadnioną ochronę patentową.

W praktyce może się również zdarzyć sytuacja, w której takie udostępnienie rozwiązania „na próbę” może nastąpić jeszcze przed zgłoszeniem patentowym. Należy wówczas zachować szczególną ostrożność i pamiętać, że zasadniczym elementem ryzyka w tym zakresie jest możliwość utraty nowości rozwiązania stanowiącego komercjalizowane dobro i w konsekwencji utrata zdolności patentowej (wynalazek, aby możliwe było uzyskanie w stosunku do niego patentu, musi spełniać przesłanki zdolności patentowej, którymi są w Polsce: nowość, poziom wynalazczy i zdolność do przemysłowego zastosowania).

Nowość wynalazku jest tą przesłanką, którą w wyniku rozpoczęcia komercyjnej eksploatacji rozwiązania można utracić – niwecząc tym samym szanse na uzyskanie ochrony patentowej.

Publicznym ujawnieniem jest takie ujawnienie informacji na temat wynalazku, które następuje w stosunku do nieograniczonego z góry kręgu osób, w taki sposób, że nieograniczony krąg osób może się z wynalazkiem zapoznać.

W literaturze (np. Demendecki Tomasz i in., Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Opublikowano: LEX 2015) podnosi się, że nie dochodzi do utraty nowości wynalazku w sytuacji, w której informacje na jego temat zostały udostępnione wąskiemu kręgowi osób (np. pracownikom kooperanta). Za element prawny zabezpieczający wynalazek przed publicznym ujawnieniem należałoby uznać zawarcie z osobami, którym wynalazek ma zostać wyjawiony, umów o zachowanie poufności. Sam fakt przekazania informacji na temat wynalazku wąskiemu gronu osób nie świadczy jeszcze o jego publicznym ujawnieniu. Inaczej jest w stosunku do tzw. know-how, które podlega ochronie na zasadach przewidzianych dla ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa (gdzie wymogiem jest nie tylko brak publicznego ujawnienia, ale również konieczność podejmowania przez przedsiębiorcę kroków prawnych i faktycznych w celu zabezpieczenia tajemnicy).

Warto mieć przy tym na uwadze, że w praktyce Urząd Patentowy może wiązać udostępnienie wynalazku z koniecznością zobowiązania osób, którym wynalazek udostępniono, do zachowania poufności – w przeciwnym razie stwierdzając, iż doszło do ujawnienia wynalazku niweczącego nowość.

Niezależnie jednak od tego, czy jednostka naukowa podejmie decyzję o zgłoszeniu wynalazku, czy też nie – działaniem należytej staranności przy ujawnianiu tego typu rozwiązań potencjalnym kooperantom, jest zatem zawarcie z nimi umów o zachowaniu poufności – zobowiązujących do utrzymania przedmiotowego rozwiązania w tajemnicy.

Zobowiązanie do zachowania poufności można zawrzeć zarówno w wyodrębnionej umowie, jak i w formie klauzuli w umowie obejmującej szerszy aspekt współpracy. W ocenie autorów – należytą formą takiego zabezpieczenia powinno być zobowiązanie podmiotu, któremu przekazujemy poufne informacje, do zachowania ich w tajemnicy, co powinno obejmować również zobowiązanie do uzyskania stosownego zobowiązania ze strony pracowników i współpracowników tego podmiotu. Kolejnym krokiem w celu zabezpieczenia informacji może być wprowadzenie do umowy listy osób, które mieć będą dostęp do przekazywanych informacji poufnych.

Ponadto, w razie takiej możliwości (co powinno podlegać ocenie w konkretnych jednostkowych warunkach) zobowiązanie do zachowania poufności może również regulować sposoby zabezpieczenia informacji poufnych (w określonych przypadkach celowe może być wprowadzenie zasad przechowywania i kontroli dostępu do informacji poufnych).

Dla zabezpieczenia rzeczywistego wykonania zobowiązania do zachowania poufności zasadne może być rozbudowanie postanowień dotyczących tego zagadnienia o uprawnienie podmiotu przekazującego informacje poufne do przeprowadzenia kontroli przestrzegania tychże postanowień. W szczególności mowa jest tu o zapewnieniu w umowie możliwości weryfikacji zawartych przez podmiot uzyskujący informacje poufne umów z pracownikami i kooperantami, jak również weryfikacji fizycznych ograniczeń dostępu i sposobu korzystania z przekazywanych informacji.

Wreszcie zasadne jest wprowadzenie w umowie kary umownej z tytułu każdorazowego uchybienia zobowiązaniu do zachowania poufności. Wprowadzenie kar umownych do umowy upraszcza proces ewentualnego dochodzenia odszkodowania (w przypadku naruszenia postanowień umowy kreującego obowiązek zapłaty kary umownej, w sporze sądowym podmiot dochodzący zapłaty winien udowodnić, że doszło do naruszenia umowy oraz że w ten sposób doszło do wyrządzenia szkody; w braku kar umownych – dochodząc odszkodowania konieczne będzie również wykazanie wysokości szkody – co w odniesieniu do niestosowanego jeszcze rozwiązania będzie bardzo utrudnione o ile w ogóle możliwe).

Powróć do listy wiadomośći